<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=98653&amp;fmt=gif">
Go to dennemeyer.com

Navigate complex patent annuity structures with the right service provider

Dennemeyer Group / May 14, 2020
Navigate complex patent annuity structures with the right service provider

The timely payment of maintenance fees is crucial to ensuring that a patent application stays active until a notice of allowance is issued to the applicant. Once a patent is granted, the asset management aspect does not go away; instead patent owners must pay renewal fees at regular intervals, often annually, which is why they are typically called "annuities."

Not only do these payments fund important patent office activities, but they also force patent owners to decide whether their rights are worth protecting or if they should release them into the public domain. Do you want to find out what you are really paying for patent annuities?

Request an invoice analysis here!

Patent office rule changes create ripple effects in patent annuities

National patent offices each have their own sets of rules regarding the payment of patent annuities, and international agreements often add to these frameworks. For example, the Paris Convention establishes that signatories countries must provide a grace period of at least six months whenever a patent annuity is missed. If the payment is still not made after that grace period, the patent right lapses retroactively so that enforcement rights are lost as of the day of the missed payment. The Paris Convention is incorporated into the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), so member countries adhering to that treaty continue to honor the annuity grace period.

Patent offices adjust their fees regularly, and annuity payments or maintenance fees are often impacted. For example, fee changes approved by New Zealand last September, which went into effect this February, doubled many of the maintenance and renewal fees collected by that country's patent office. In all, the approved fee adjustments included six changes to patent annuity payments applicable at different points of a patent's life cycle. For a company that has patent rights in multiple countries, this kind of change to one country's patent annuity structure can create a great deal of IP management work.

Patent-annuity-service-provider03

Patent annuity service providers have dedicated staff that can help you stay ahead of payment deadlines and successfully navigate country law updates. 

Sometimes fee changes can create legal uncertainties. Last July, for example, the United Arab Emirates issued a rule change affecting many of the fees collected by the nation's patent office, including a reduction of all annuity payments for a patent, utility model and industrial design applications down to 0 (zero) dirhams (AED). However, under UAE patent law, rights to patents and utility models are canceled if annuity payments are not paid, creating an unusual situation in which patent owners faced the cancellation of patent rights because of an annuity that they could not pay. Lawmakers in the UAE solved this conundrum by creating an option to process a 0 (zero) AED transaction for the annuity payment through the patent office's online portal. Without making that free transaction, patent rights still lapse in the UAE, supporting the intense interest that the UAE patent office has in decluttering its register and advancing scientific progress by releasing previously patented technology to the public domain.

Maintenance and renewal fees vary widely from country to country

The patent annuity regime enforced within any individual nation's patent office is often very complex, and fees can vary from country to country. A survey of eight national patent offices published this January shows that, even in a small collection of jurisdictions, the total estimated maintenance fees paid during the life cycle of a patent asset ranges from USD 1,533 up to USD 5,980. The survey also shows that patent offices in these jurisdictions collect payments at different intervals and may begin receiving payments at dates ranging from a few months to more than a year after the patent issue date.

Clearly, following the rules regarding patent annuities becomes increasingly tricky, depending on the number of foreign markets that a company wants to enter. Although such forays into international commerce were once the exclusive province of large conglomerates, even startups can and should be contemplating where foreign sales work into their business plans.

Patent-annuity-service-provider04

Following the rules regarding patent annuities can sometimes be extremely tricky, with fees varying widely from country to country.

Today, businesses have a few options for the management of patent annuities that might suit them depending on their size and needs. A company with a few patent assets registered in only one country may be able to cut costs for a little while by personally managing the annuities on those assets. Before long, however, a business that grows its patent portfolio will want to obtain legal services to help them manage annuities for many assets that are active in multiple countries. Companies having the most significant patent portfolios tend to contract with a third-party patent annuity service provider that specializes in handling maintenance and renewal fees according to the rule frameworks enforced by different patent offices.

Why a patent annuity management service makes sense

While it may sound like a good idea to save some money by choosing not to procure additional IP management services, there are many horror stories about firms that have lost important patent rights after missing a payment date. Such an unfortunate result can come from the most seemingly insignificant of mistakes, such as forgetting to include an annuity deadline date into a calendar. This small slip-up can cost a pretty penny if it knocks out a patent vital to a major product line.

There are numerous benefits to contracting with a patent annuity service provider, not the least of which is working with a staff dedicated to ensuring that you stay ahead of your payment deadlines. These service providers typically have a sophisticated understanding of annuity payment frameworks and maintain a good awareness of country law updates. Further, patent annuity services are often very knowledgeable about maintenance and renewal fees for other forms of Intellectual Property, including trademarks and copyrights.

If your future business plans include scaling up your patent filing activities, consider working with Dennemeyer, a global partner with a great deal of experience in managing patent annuities. Our professionals are focused on keeping your patent portfolio secure in support of your business' commercial success.

Nur durch die fristgerechte Zahlung von Patentgebühren lässt sich sicherstellen, dass eine Patentanmeldung so lange aktiv bleibt, bis dem Antragsteller ein Erteilungsbeschluss zugestellt wird. Und auch nach der Erteilung eines Patents entfällt der Aspekt der Asset-Verwaltung nicht; vielmehr müssen die Patentinhaber in regelmäßigen Abständen, oft jährlich, Verlängerungsgebühren entrichten, weshalb diese üblicherweise als „Jahresgebühren“ bezeichnet werden.

Diese Zahlungen finanzieren nicht nur wichtige Aktivitäten der Patentämter, sondern sie veranlassen die Patentinhaber auch, zu prüfen, ob ihre Rechte schützenswert sind oder ob sie sie der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen. Wollen Sie herausfinden, wie hoch Ihre Patentjahresgebühren wirklich sind?

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf!

Regeländerungen beim Patentamt schlagen hohe Wellen bei den Patentjahresgebühren

Die nationalen Patentämter haben jeweils ihre eigenen Regeln für die Zahlung von Patentjahresgebühren, die häufig durch internationale Abkommen ergänzt werden. Die Paris Convention beispielsweise schreibt vor, dass die Unterzeichnerstaaten eine Frist von mindestens sechs Monaten einräumen müssen, wenn eine Patentjahresgebühr versäumt wird. Wenn die Zahlung nach dieser Frist immer noch nicht erfolgt ist, erlischt das Patentrecht rückwirkend, sodass die Durchsetzungsbefugnisse ab dem Tag der versäumten Zahlung verloren gehen. Die Paris Convention ist in das Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) integriert, sodass Mitgliedsländer, die diesem Vertrag beitreten, weiterhin die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren anerkennen.

Patentämter passen ihre Gebühren regelmäßig an und Jahresgebühren oder Aufrechterhaltungsgebühren sind oft davon betroffen. Zum Beispiel wurden durch die von Neuseeland im vergangenen September genehmigten Gebührenänderungen, die im Februar dieses Jahres in Kraft traten, viele Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren des neuseeländischen Patentamts verdoppelt. Insgesamt enthielten die genehmigten Gebührenanpassungen sechs Änderungen der Patentjahresgebühren, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Lebenszyklus eines Patents gelten. Für ein Unternehmen, das Patentrechte in mehreren Ländern hält, kann diese Art der Änderung der landesspezifischen Patentjahresgebührenstruktur eine Menge Arbeit für die IP-Verwaltung bedeuten.

Patent-annuity-service-provider03

Anbieter von Patentjahresgebührenzahlungen verfügen über engagierte Mitarbeiter, die Ihnen helfen können, die Zahlungsfristen einzuhalten und erfolgreich durch die Änderungen der länderspezifischen Gesetze zu navigieren.

Manchmal können Gebührenänderungen zu Rechtsunsicherheiten führen. So haben beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate im vergangenen Juli eine Regeländerung erlassen, die sich auf viele der vom nationalen Patentamt erhobenen Gebühren auswirkt, darunter eine Senkung aller Jahresgebühren für Patent-, Gebrauchsmuster- und Industriedesignanmeldungen auf 0 (null) Dirham (AED). Das Patentrecht der VAE sieht jedoch vor, dass die Rechte an Patenten und Gebrauchsmustern erlöschen, wenn die Jahresgebühren nicht gezahlt werden, was zu einer außergewöhnlichen Situation führte, in der Patentinhaber mit der Löschung von Patentrechten aufgrund einer Jahresgebühr konfrontiert sind, die sie nicht zahlen konnten. Die Gesetzgeber in den VAE lösten dieses Dilemma durch die Schaffung einer Option zur Verarbeitung einer Transaktion über 0 (null) AED für die Zahlung der Jahresgebühren über das Online-Portal des Patentamtes. Ohne diese unentgeltliche Transaktion verfallen die Patentrechte in den VAE nach wie vor. Diese Lösung unterstützt das starke Interesse des Patentamtes der VAE an der Bereinigung seines Registers und an der Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts durch die Freigabe zuvor patentierter Technologie für die Öffentlichkeit.

Erhaltungs- und Verlängerungsgebühren variieren stark von Land zu Land

Das im Patentamt eines jeden Landes geltende System der Patentgebühren ist häufig äußerst komplex und die Gebühren können von Land zu Land variieren. Eine im Januar dieses Jahres veröffentlichte Studie von acht nationalen Patentämtern zeigt, dass selbst in einer kleinen Anzahl von Gerichtsbarkeiten die geschätzten Aufrechterhaltungsgebühren, die während des Lebenszyklus eines Patents gezahlt werden, zwischen 1.533 USD und 5.980 USD betragen können. Die Studie hat zudem gezeigt, dass die Patentämter in diesen Gerichtsbarkeiten die Zahlungen in unterschiedlichen Zeitabständen einziehen und möglicherweise erst einige Monate bis mehr als ein Jahr nach dem Datum der Patenterteilung beginnen, Zahlungen zu fordern.

All diese Beispiele machen deutlich, dass es immer schwieriger wird, die Regeln für Patentjahresgebühren einzuhalten, je nachdem, wie viele ausländische Märkte ein Unternehmen erschließen will. Solche Vorstöße in den internationalen Handel waren zwar früher ausschließlich den großen Konglomeraten vorbehalten, doch selbst Start-Ups können und sollten sich überlegen, wo es sinnvoll ist, Auslandsverkäufe in ihre Geschäftspläne einzubeziehen.

Patent-annuity-service-provider04

Die Befolgung der Regeln für Patentjahresgebühren kann manchmal äußerst schwierig sein, da die Gebühren von Land zu Land stark variieren.

Unternehmen stehen heutzutage einige Optionen für die Verwaltung von Patentjahresgebühren zur Verfügung, die je nach Größe und Bedarf eingesetzt werden können. Ein Unternehmen mit einigen wenigen Patenten, die in nur einem Land registriert sind, kann möglicherweise eine Zeit lang Kosten sparen, indem es die Jahresgebühren für diese Patente persönlich verwaltet. Ein Unternehmen, das sein Patentportfolio ausbaut, wird jedoch schon bald juristische Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, die ihm bei der Verwaltung der Jahresgebühren für viele Assets helfen, die in mehreren Ländern aktiv sind. Unternehmen mit einem umfangreichen Patentportfolio entscheiden sich oft dazu, einen Vertrag mit einem Drittanbieter für Patentjahresgebühren abzuschließen, der auf die Abwicklung von Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren gemäß den von verschiedenen Patentämtern durchgesetzten Regelwerken spezialisiert ist.

Warum ein Service zur Verwaltung von Patentjahresgebühren sinnvoll ist

Auch wenn es im ersten Moment verlockend klingen mag, etwas Geld zu sparen, indem man sich dafür entscheidet, keine zusätzlichen IP-Management-Dienstleistungen zu beziehen, gibt es viele abschreckende Fallbeispiele von Firmen, die nach dem Versäumen eines Zahlungstermins wichtige Patentrechte verloren haben. Ein derart unerfreuliches Ergebnis kann aus einem scheinbar unbedeutenden Fehler resultieren, etwa weil man vergessen hat, einen Stichtag für die Jahresgebühren in einen Kalender einzutragen. Dieses kleine Versäumnis kann ziemlich teuer werden, wenn es ein unverzichtbares Patent für eine große Produktlinie außer Kraft setzt.

Die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, der auf Patentjahresgebühren spezialisert ist, bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Dazu gehört nicht zuletzt die Unterstützung durch Mitarbeiter, die sicherstellen, dass Sie Ihre Zahlungsfristen einhalten. Diese Dienstleistungsanbieter verfügen in der Regel über ein umfassendes Verständnis der Rahmenbedingungen für die Zahlung von Jahresgebühren und sind über die Aktualisierungen der jeweiligen Landesgesetze gut informiert. Zudem sind die Dienstleistungsanbieter für Patentjahresgebühren oft auch sehr gut über Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren für andere Formen des geistigen Eigentums, einschließlich Markenzeichen und Urheberrechte, informiert.

Wenn Ihre Geschäftspläne eine Ausweitung Ihrer Patentanmeldeaktivitäten vorsehen, sollten Sie die Zusammenarbeit mit Dennemeyer in Betracht ziehen, einem globalen Partner mit umfassender Erfahrung in der Verwaltung von Patentjahresgebühren. Unsere Experten konzentrieren sich darauf, Ihr Patentportfolio abzusichern, um den kommerziellen Erfolg Ihres Unternehmens zu unterstützen.